07/03/2012 – Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, sala B

En autos “Intel Corporation vs. Intelco SRL” se rechazó el recurso interpuesto y se confirmó la sentencia recurrida, al entenderse que si no media mala fe oportunista en la ocupación o registración de un nombre de dominio de internet -lo cual existe cuando se da una situación de abuso por parte del registrante al pretender valerse de algo que no le es propio- no corresponde su modificación.

2a INSTANCIA.- Rosario, marzo 7 de 2012.

El Dr. Bello dijo:

1º) La actora se agravia porque –sostiene- en la sentencia se aplicó erróneamente el principio de especialidad por no tener en cuenta las constancias de la causa; que la marca registrada “INTEL” incluye los “servicios de ingeniería” y los “servicios de telecomunicaciones”, en la clase 42, bajo N° 2.3 22.699 y clase 38 bajo N° 2.211.529, hechos no negados por la contraria, como tampoco que INTELCO S.R.L. desarrolla como actividad la prestación de “servicios de ingeniería en comunicación”.

Sostiene que el requisito que habilita al titular de una marca para demandar el cambio de una designación social confundible, es la interrelación existente entre las actividades previstas en el objeto social de la demandada con los productos o servicios protegidos por su marca; afirma que tal principio de especialidad no es aplicable al caso en estudio.

Como segundo agravio, sostiene que en el decisorio se hace caso omiso de la notoriedad de la marca “INTEL” y las consecuencias jurídicas que de ello se desprenden.

Que “INTEL CORPORATION”, gracias a la calidad de sus productos y la aceptación del público consumidor, es el principal líder mundial en fabricación y comercialización de procesadores y microprocesadores, y así su nombre comercial y marca “INTEL” es intensamente utilizado y renombrado.

Concluye que “INTEL” es una marca notoria y merece protección especial y ello determina que el cotejo entre los signos de su mandante y la denominación utilizada por los demandados como designación social, nombre comercial, marca y nombre de dominio de Internet, deba realizarse de manera rigurosa.

Solicita en conclusión que se dicte sentencia revocando la de primera instancia, con costas a la contraria.

2°) Contesta la expresión de agravios la accionada señalando que las dos pretensiones, esto es, el cese de uso del dominio de Internet y el cambio de denominación social, han sido desestimadas correctamente por la juez a quo. Que la actora hace caso omiso del principio de prioridad de registración; que se probó que “INTELCO” registró el dominio en NIC ARGENTINA con anterioridad a la actora, lo que no fue controvertido.

Que también se ha probado que las dos empresas involucradas desarrollan actividades diferentes, y por tanto, no existe posibilidad de confusión. Que la actora alega ser líder en el mercado de los procesadores y que la demandada comercializa teléfonos, artículos de telefonía y la reparación de dichos aparatos.

Que no se probó que obrara de mala fe al registrarlo y tuvo prioridad en la registración.

Afirma que la sociedad demandada tiene un objeto social diferente al de los actores, pues no comercia ni fabrica procesadores, dedicándose a la comercialización y reparación de teléfonos; que “INTELCO S.R.L.” es una denominación social y no una marca.

Que la actora no probó coincidencias de actividades, ni que operen en el mismo segmento del mercado. Así, que la apelación de la actora más que una crítica razonada a la sentencia, reproduce la demanda; que las actividades de ambas son diferentes y no se probó confundibilidad entre la marca “INTEL” y el nombre de dominio “INTELCO.COM.AR”.

Que al momento de inscribirse la denominación social “INTELCO S.R.L.” se efectuó un control de homonimia y de confundibilidad, sin que conste oposición o rechazo administrativo por homonimia entre la marca “INTEL” e “INTELCO.COM.AR”.

Hace reserva del recurso extraordinario por afectarse garantías constitucionales ante el supuesto de no confirmarse el rechazo de la demanda, solicitando la confirmación de lo resuelto, con costas a la contraparte. 3°) Conforme a las probanzas producidas, “INTEL CO RPORATION” registró el dominio “INTEL.COM.AR” el 07 de mayo de 1997 en “NIC ARGENTINA”, sigla que siguiendo las practicas internacionales en la materia, identifica al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su carácter de administrador del dominio Argentino en Internet (v. Principios Básicos. Enunciados Generales. Anexo I. Resolución N° 654/2009. Registraciones de nombres de dominio en Internet. Bs. As., 17/11/09) (fs. 85, 125, 143/150, 151/152 y 153).

 

Poder Judicial de la Nación 3 U S O O F I C I A L Y la accionada “INTELCO S.R.L.” había inscripto su denominación social con anterioridad, pues conforme resulta del contrato social agregado en autos se trata de una sociedad fundada el 15 de Julio de 1993 y obra inscripto en el Registro Público de Comercio el 19 de agosto de 1993 (fs. 132/141) y el 10 de diciembre de 1997 registró el dominio en “NIC ARGENTINA”. (fs. 84 y 149).

“INTEL CORPORATION” tiene su domicilio real en Santa Clara, California, Estados Unidos de América, “es la empresa más importante del mundo dedicada a la fabricación de hardware con especial referencia a los microprocesadores que se identifican bajo la marca INTEL en asociación con las marcas que indican su especificidad, tales como 286, 386, 486, Celerón, Pentium y Centrino, entre otras” (fs. 9 y 10); cuenta con más de 85.000 empleados, produce alrededor de 450 productos y en el año 2004 obtuvo ganancias por 34,2 billones de dólares estadounidenses (fs. 47); mientras que su contraparte, “INTELCO S.R.L.”, con domicilio en la ciudad de Rosario, expone que no comercia ni fabrica procesadores, ni computadoras, ni insumos de computación, sino que “comercia al consumidor teléfonos y demás artículos de telefonía” (fs. 109 vta. y 110), y tuvo una “reactivación” del contrato social, cuyo “Capital Social” se fijó en la suma de $ 3.500. (fs. 72). En esta contienda procesal, pareciera un enfrentamiento entre “David y Goliat” (personajes bíblicos, Antiguo Testamento de la Biblia, en el Primer Libro de Samuel).

4°) Acerca de la MARCA y el NOMBRE DE DOMINIO.

Del trabajo titulado “Jurisdicción, competencia y notificaciones en juicios de marcas y nombre de dominio”, de Gustavo Giay, se aprecia la diferencia entre “marcas” (Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362) y “nombres de dominio”, a l decir ” … La Ley de Marcas identifica seis tipos de juicios distintos: el juicio por cese de oposición (art. 17), el juicio por cese de uso, tanto de marca como de nombre comercial (arts. 4 y 29, respectivamente), el juicio por caducidad de marca (art. 26), el juicio por nulidad de marca (art. 25), el juicio por denegatoria de registro (art. 21) y la acción de restitución o transferencia (art. 11). A ello se agregan las medidas cautelares, previstas tanto en la Ley de Marcas (art. 38), en el Tratado ADPIC (art. 50), como en el Código Procesal (arts. 195 y siguientes). Por su parte, los conflictos judiciales que involucran a un nombre de dominio se pueden dividir en dos grandes grupos: por un lado aquellos en los que se discute la titularidad del nombre

4 de dominio, es decir, a quién corresponde su registro y, por otro lado, aquellos en los que se reclama o cuestiona su uso por parte de un tercero a quien se le atribuye no tener derecho o interés legítimo para hacerlo. …”

Y mas adelante agrega: “… En cuanto a los nombres de dominio, por un lado están los casos en los que el reclamante pretende lograr su cancelación, o bien su transferencia a favor del reclamante. Por lo general, el fundamento de estos juicios es que el nombre de dominio resulta idéntico o confundible con un signo con capacidad distintiva de su propiedad, generalmente una marca, que ha sido registrada de mala fe por un tercero. …” (“Manual sobre propiedad intelectual”, Ciencia, Técnica y Poder Judicial, Academia Judicial Internacional, coordinador Dr. Fernando Uriarte, editorial La Ley, págs. 111 y 122/123). El fallo apelado puntualiza que el presente no trata de un conflicto entre marcas, sino entre una designación o nombre social –INTELCO S.R.L.- y su consiguiente uso en Internet –intelco.com.ar- y una marca –”INTEL” de INTEL CORPORATION- (fs. 194 vta.).

En la obra titulada “Nombres de dominio” de Ezequiel María Zabale y María Karina Arreche, se expone que “…. Se ha definido al nombre de dominio como “bien registrable, necesario distintivo, compuesto por una sucesión alfanumérica, cuya tecnología subyacente vincula a una dirección de IP”. . . . Corresponde ahora tratar de esclarecer la naturaleza jurídica del nombre de dominio. En este aspecto, y como bien se ha señalado, el “nombre de dominio posee una dimensión semántica, que le hace susceptible de adquirir una significación propia y actuar, respondiendo a dicha dimensión, en la mente de las personas como un signo que representa algo de entidad, dentro de un proceso acelerado gracias también en parte a su utilidad práctica”. . . . el nombre de dominio tiene … un origen técnico informático, pero luego el mismo ha devenido en un interés comercial, empresarial e inclusive personal. Ello, porque los hemos adoptados como un signo representativo de algo (sea de una marca o slogan), deviniendo en una representación a nivel formal, no ya de una IP (Internet Protocol) con contenido cualquiera. … En consecuencia, lo que comenzó siendo un identificador técnico ahora posee relevancia jurídica… La persona que registra un dominio –particularmente en el caso argentino- está generando un doble derecho; más precisamente, de la misma acción se generan dos derechos diferentes. En primer lugar, el registrante vincula con el organismo registrador un

Poder Judicial de la Nación 5 U S O O F I C I A L contrato. Este puede variar en cada caso en particular, respecto de la gratuidad, onerosidad o tiempo de duración, pero el mismo siempre existe. … En segundo lugar, quien ha registrado un dominio … ha adquirido para sí un nuevo derecho, el de utilizar, disponer, modificar e incluso eliminar ese nombre de dominio. Y, lo más importante, en el caso de utilizarlo, conlleva la característica de exclusividad.” (Editorial jurídica Nova Tesis, 2006, párrafo extraído contenidos entre las páginas 70/78).

En el trabajo “Usurpación de nombre de dominio. ¿ Otro supuesto de abuso del derecho ?” de María Lorena Arreche, se analiza la importancia del nombre de dominio, en los siguientes términos: “El mismo sólo puede ser asignado una sola vez, puesto que cumple la función de dirección electrónica, asimilable al domicilio real de la persona. Y además, está impregnado de un fuerte interés comercial debido a que es posible registrar la marca o denominación comercial a los fines de ser ubicado en Internet bajo el mismo nombre que en el mundo real.” (“Derecho Informático 2.”, directora Faustina Zarich, editorial Juris, 2001, pág. 28).

La sentencia recurrida, en base al principio de especialidad y a la normativa aplicable, analizó si el conflicto se refiere a la misma clase de productos o servicios, concluyendo –en opinión que se comparte- que no se advierte que las marcas que posee registradas la actora “INTEL CORPORATION”, de procesadores y microprocesadores para computadoras, refieran al mismo servicio efectivamente desarrollado por la sociedad demandada “INTELCO S.R.L.” la cual, según su contrato societario, tiene por objeto el servicio y venta de artículos de telefonía, radio y computación, por mayor y menor.

En la Decisión del Panel Administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), en mayo de 2004, en “Palerva S.A. c/ Héctor Do Luzio”, se ha dicho que “El nombre de dominio “elnoblerepulgue.com” es idéntico a la marca “El noble repulgue” de titularidad de la actora. El agregado del sufijo “com” no confiere al nombre de dominio distintividad, siendo evidente que el nombre de dominio en conflicto pueda crear confusión entre los usuarios de Internet.” (Derecho Informático 4. Directora Faustina Zarich, editorial Juris, 2005, pág. 105 y vta.).

Empero en el caso a estudio, interpreto que, a contrario sensu, el nombre de dominio registrado por la demandada, no resultaría

6 idéntico o similar con el nombre de la actora, hasta el punto de crear confusión entre los usuarios con respecto a una marca de productos o de servicios sobre los que aquella tiene derecho y por lo tanto, el actuar de la demandada no configuraría lo que se conoce como “mala fe oportunista” en el registro y uso del dominio.

En relación a los conflictos sobre nombres de dominio, ha dicho la doctrina que “… La ocupación o registración de un dominio puede ser de buena o mala fe, o si se prefiere, con interés legítimo o sin aquél, siendo ésta una de las cuestiones fundamentales a determinar en caso de llegar al conflicto ante los estrados judiciales. La ocupación será de mala fe o con falta de interés, toda vez que se haya realizado el registro como nombre de dominio de una marca, persona física o jurídica, empresa con giro comercial, designación comercial u otro tipo cualquiera de elemento de identificación comercial u otro tipo cualquiera de elemento de identificación, sin otro ánimo que ofrecerlo a cambio de dinero o acciones. … Se trata, en definitiva, de una situación de abuso por parte del registrante, al pretender valerse de algo que no le es propio. ….” (“Nombres de dominio” de Ezequiel María Zabale y María Karina Arreche, Editorial jurídica Nova Tesis, 2006, pág. 145).

Aprecio que dicha situación no se ha configurado en el sublite, desde que la demandada tenía registrado el nombre de dominio en NIC ARGENTINA desde el 10 de diciembre de 1997 (fs. 84) y la actora recién con fecha 17 de marzo de 2003 tomó conocimiento circunstancialmente de la página web “intelco.com.ar” propiedad de INTELCO S.R.L. (fs. 11), no pudiendo entenderse que la demandada tratara de mala fe de valerse de algo que no le es propio.

5°) Conforme a lo dispuesto en los artículos 377 (c arga de la prueba) y 386 (apreciación de la prueba) del C.Pr.Civ.C.N., el juez formará su convicción respecto de la prueba producida según las reglas de la “sana crítica”.

Analizados los argumentos expuestos en el fundado decisorio de primera instancia, los agravios de la actora y la contestación de la contraria, el análisis de la prueba producida según las reglas de la “sana crítica”, las normas legales aplicables al sb lite, las citas doctrinarias y jurisprudenciales transcriptas, me llevan a concluir que debe confirmarse el pronunciamiento recurrido.

Sólo a mayor abundamiento, habré de referirse respecto del reclamo de indemnización “por los perjuicios que la conducta de la demandada es susceptible de ocasionar”, según se reclamó al demandar (fs. 9 vta.), para lo cual, habré de citar la jurisprudencia contenida en el trabajo “Valuación de daños en infracciones a marcas y patentes”, por entender que dicho concepto sería analógicamente aplicable al caso en estudio –en lo pertinente-:

“C.N.Fed.Civ. y Com., Sala I (02/11/1995): El titular de la marca OCA promueve exitosamente acción contra OCA y OCA CARD de una compañía que se dedica al servicio de créditos de consumo y servicios de tarjetas de compra y/o créditos propias, con dilatada trayectoria en el Uruguay donde tiene la casa matriz. De la decisión favorable obtenida por la actora “no se deriva, necesariamente, la obligación de indemnizar … Toda pretensión de reparación en cualquier sentido que sea necesita la prueba acabada y precisa del perjuicio sufrido, lo cual en el caso se debe desprender del efectivo supuesto de la confusión, y que como resultado de ello se haya efectivizado o se produzca inevitablemente un daño preciso económico (daño material) o algún supuesto de desprestigio comercial del accionante (daño moral). Todo ello no acreditó la actora en la litis, y no me parece que queda su reconocimiento por vía presuntiva.” “S.A. Organización Coordinadora Argentina OCA c/ Organización de Crédito Automático Limitada s/ cese de uso de marca.” (por Carlos O. Mitelman y Daniel R. Zuccherino; (“Manual sobre propiedad intelectual”, Ciencia, Técnica y Poder Judicial, Academia Judicial Internacional, coordinador Dr. Fernando A. Uriarte, editorial La Ley, pág. 47).

En esta litis, tampoco se ha acreditado el supuesto daño material y/o moral pretendido por la demandante.

6°) En consecuencia, propicio la confirmación del d ecisorio recurrido, se impongan las costas del juicio a la actora vencida (principio general del Art. 68 del C.Pr.Civ.C.N.); y se regulen los honorarios de los profesionales actuantes ante la alzada en el 25% de lo que respectivamente se les regule en primera instancia. Así voto.-

El Dr. Toledo adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto precedente.

 

Atento al resultado del Acuerdo que antecede, se resuelve:

8 I) Confirmar la sentencia recurrida n° 113/09, obra nte a fs. 193/198, en lo que ha sido materia de recurso. II) Imponer las costas de la alzada a la actora vencida (Art. 68 del C.Pr.Civ.C.N.). III) Regular los honorarios de los profesionales actuantes ante la alzada en el 25% de lo que respectivamente se les regule en primera instancia. Insértese, hágase saber y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo la Dra. Vidal por encontrarse en uso de licencia. (expte. n° 5626–C).- Fdo.: Edgardo Bello – José G. Toledo (Jueces). Nora Montesinos (Secretaria).-